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Mise en application de la loi PACTE sur les brevets français : réforme du certificat d’utilité

 Article du 7 avril 2020 de la revue Technica 

La loi PACTE et son cortège de mesures sur les brevets d’invention

J’ai eu l’occasion de présenter fin 2018 les modifications que prévoyait d’apporter la loi Pacte, alors en discussion, aux brevets d’invention français et les avantages et inconvénients auxquels on pouvait s’attendre pour les entreprises françaises et leur politique de dépôt de brevets.

La loi Pacte, aujourd’hui ratifiée, permet l’entrée en vigueur progressive, courant 2020, de différentes mesures (examen de l’activité inventive des brevets français, instauration d’une procédure d’opposition, possibilité de déposer une demande provisoire de brevet) qui pourront être détaillées ultérieurement. Mais nous pouvons d’ores et déjà nous intéresser à la réforme du certificat d’utilité, mise en place par la publication le 10 janvier 2020 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020.

 

Le certificat d’utilité versus un brevet d’invention

Pour rappel, un certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle, similaire à un brevet : il s’en distingue uniquement par sa durée de vie, plus courte qu’un brevet (on rappelle qu’un brevet a une durée de vie maximale de 20 ans à compter de son dépôt), et par sa procédure simplifiée de délivrance par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), après un simple examen formel, sans examen de sa brevetabilité.

Toutefois, lorsque le titulaire d’un certificat d’utilité veut faire valoir ses droits en France, à l’encontre d’un potentiel contrefacteur par exemple, il doit alors se tourner de nouveau vers l’INPI pour demander qu’une recherche d’antériorités et qu’un avis sur la brevetabilité de ce certificat d’utilité soient établis, et ceci avant d’engager une action devant les tribunaux.

Par ailleurs, pour une entreprise qui souhaite dans un second temps obtenir une protection en dehors du territoire national, l’absence de rapport de recherche et d’examen la prive d’un avis sur la valeur et la brevetabilité de l’invention, bien utile lorsqu’il s’agit de prendre une décision d’extension du territoire de protection et d’engager des frais conséquents pour se protéger à l’étranger (étant rappelé que cette décision doit être prise dans l’année qui suit le premier dépôt en France de la demande de certificat d’utilité).

Un certificat d’utilité permet d’obtenir un titre de protection sur une invention rapidement en France, environ deux ans après son dépôt, et constitue ainsi un droit dissuasif vis-à-vis des concurrents : mais sa validité n’ayant pas été examinée par l’INPI, sa force de protection est incertaine et il ne permet pas de prendre une décision éclairée sur l’opportunité d’obtenir une protection en dehors du territoire français.

 

Sa durée prolongée par la loi Pacte

La loi PACTE a prévu d’allonger la durée de protection du certificat d’utilité qui passe ainsi de 6 ans à 10 ans à compter de son dépôt.

Cet allongement de la durée de vie du certificat d’utilité est valable pour toutes les demandes de certificat d’utilité déposées à partir du 10 janvier 2020.

Des mesures transitoires permettent également de prolonger jusqu’à 10 ans, les certificats d’utilité déposés antérieurement et qui sont encore en vigueur à la date de publication du décret d’application, soit le 10 janvier 2020.

Rappelons que le maintien en vigueur d’un certificat d’utilité jusqu’à 10 ans à compter de son dépôt nécessite le paiement annuel d’une taxe de maintien en vigueur auprès de l’INPI, à la fin du mois de la date anniversaire de son dépôt.

L’allongement de la durée de vie du certificat d’utilité redonne de l’intérêt à ce titre, en étant mieux adapté aux délais de mise sur le marché de certains produits. Cette durée de 10 ans rapproche également le certificat d’utilité français du modèle d’utilité allemand dont la durée maximale est également de 10 ans.

Toutefois, le modèle d’utilité allemand est une vraie alternative au brevet national allemand : ainsi, lorsque l’inventeur a divulgué son invention, cette divulgation, qui détruirait irrévocablement la nouveauté d’une demande de brevet allemand déposée ultérieurement, n’est pas opposable à la brevetabilité d’un modèle d’utilité allemand dès lors qu’il est déposé au plus tard six mois après cette divulgation (période de grâce de six mois).

A contrario, les critères de forme et de brevetabilité sont en tout point identiques pour un brevet français et un certificat d’utilité français. Aussi, le certificat d’utilité requiert au moment du dépôt les mêmes contraintes formelles de rédaction et doit remplir les mêmes critères de brevetabilité devant un tribunal, au vu du même état de la technique.

 

Sa transformation en demande de brevet

Finalement, la loi Pacte a rendu possible la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet pour toute demande de certificat d’utilité déposée à compter du 11 janvier 2020.

Cette requête en transformation peut être faite à tout moment avant que cette demande de certificat d’utilité ne soit prête à être publiée par l’INPI.

Cela revient en pratique à devoir déposer cette requête en transformation au plus tard 16 mois après le dépôt de la demande de certificat d’utilité.

La taxe de recherche, identique à celle due lors d’un dépôt d’une demande de brevet français, doit alors être acquittée et l’INPI examinera alors cette demande de brevet issue de la transformation de la demande de certificat d’utilité, selon les mêmes critères de brevetabilité que ceux applicables à une demande de brevet.

Cette possibilité de transformation peut ainsi permettre à une entreprise de déposer dans un premier temps des demandes de certificat d’utilité, en économisant les taxes de recherche, pour couvrir différents concepts inventifs, et de décider ultérieurement de transformer une ou plusieurs de ces demandes de certificats d’utilité en demandes de brevet, uniquement pour les inventions les plus prometteuses, sur lesquelles elle souhaite obtenir une protection maximale de 20 ans.

Peu d’entreprises utilisent aujourd’hui les certificats d’utilité pour protéger leurs inventions en France. Ainsi, le nombre de demandes de certificat d’utilité aujourd’hui reste compris entre 400 à 500 par an, à comparer aux plus de 16 000 demandes de brevet français déposées chaque année.

Il conviendra d’évaluer dans les années à venir si les ajustements prévus par la loi PACTE sur le certificat d’utilité français auront un effet sur le recours à ce titre par les entreprises françaises, en remplacement de dépôts de demandes de brevet ou pour augmenter leur nombre de dépôts annuels en France, ce qui est un des objectifs visés par la loi PACTE.

Hélène Stankoff