Février 2020 : Les actualités de votre portefeuille

Dans notre petit monde de la PI, pas un mois ne passe sans qu’un changement n’intervienne dans les lois applicables ou dans notre pratique quotidienne. Nous vous livrons notre sélection toute personnelle parmi les récents développements, qui peuvent avoir un impact sur votre portefeuille ou sur vos stratégies de protection.

BRESIL 

Le 2 octobre dernier, le Brésil est devenu membre du Protocole de Madrid, ouvrant la voie à la désignation de ce pays par le biais de la marque internationale (notons néanmoins qu’une telle désignation n’est possible que pour les marques internationales déposées après cette date, les désignations postérieures fondées sur des marques plus anciennes n’étant pas admises). En conséquence, et à compter du 9 mars prochain, les dépôts multi-classes seront désormais possibles au Brésil (juridiction qui n’accepte à ce jour que les seuls dépôts couvrant une seule classe à la fois).
Le Brésil rejoint un nombre de plus en plus grand de pays adhérents, ce qui ne manque pas de conférer au système de Madrid une attractivité certaine pour beaucoup de déposants. Néanmoins, les procédures d’examen restant régies par les règles et pratiques nationales locales, une non-uniformité des pratiques subsiste. Il peut, dès lors, être opportun d’opérer une balance entre les avantages et les risques, pour favoriser une procédure de dépôt national dans un certain nombre d’hypothèses.

CANADA 

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a durci les conditions dans lesquelles une extension de délai peut être octroyée pour répondre aux objections émises à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque. Alors qu’une extension de délai de 6 mois était relativement facile à obtenir auparavant, elles ne sont désormais possibles qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Cette mesure est applicable depuis le 17 janvier dernier, et une liste indicative de ce que peut constituer une circonstance exceptionnelle a été dressée par l’Office.

MYANMAR 

La mise en place d’un nouveau système de dépôt électronique devrait être mis en place, après l’ouverture d’une période transitoire (« soft period »). Ce projet de longue date n’est pas encore l’objet d’un calendrier certain et la procédure de dépôt de « Déclarations de Propriété » demeure applicable dans l’intervalle.

NOUVELLE ZELANDE 

Un certain nombre de modifications ont été apportées à la loi Néo-Zélandaise sur les marques en ce début d’année, parmi lesquelles une réduction significative du délai de grâce en cas de non-renouvellement d’un enregistrement de marque à sa date anniversaire. En effet, ce délai a été ramené de 12 à 6 mois.

SERBIE 

Il est désormais possible de former opposition à l’enregistrement d’une marque en Serbie. En effet, à compter de ce mois de février, la Serbie n’est plus exclusivement un pays à citation et les titulaires de marques antérieures pourront désormais s’opposer à toute demande de marque dans les 3 mois suivant leur publication. Les examinateurs conservent néanmoins la faculté d’émettre des objections ex-officio s’ils relèvent l’existence de droits antérieurs.

SINGAPOUR 

Un développement notable dans l’appréciation de la notion d’usage sérieux, et plus particulièrement des éléments de preuve admissibles : l’office local a accepté de prendre en compte la production de publications tirées de la page Facebook du titulaire de la marque contestée devant lui, celles-ci ayant été considérées comme un moyen de communication commerciale de l’entreprise.

GRANDE-BRETAGNE 

Bien que la Grande-Bretagne ait officiellement quitté l’Union Européenne le 31 janvier dernier, nous demeurons dans un période de transition qui devrait s’achever au 31 décembre 2020 (si elle n’est pas prolongée). Durant ce laps de temps, pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle, la Grande-Bretagne reste considérée comme un Etat Membre et une conversion automatique de toutes les marques européennes enregistrées devrait être mise en place d’ici la fin de la période de transition. Les autres développements restent à suivre.

ETATS-UNIS 

De nouvelles règles régissent la pratique de l’USPTO depuis le 15 février dernier, parmi lesquelles figurent : l’obligation de passer par la voie électronique pour tout nouveau dépôt, ainsi que pour toute soumission relative au dépôt et/ou à l’enregistrement d’une marque (notamment les réponses à objection). Les déposants – qui doivent désigner un mandataire local – sont ainsi désormais tenus de fournir leur adresse e-mail, ainsi que celle de leur conseil, pour toute communication. Les exigences relatives au dépôt des preuves d’usage requises ont également été durcies par l’USPTO. Elles doivent dorénavant (i) porter sur le spécimen fourni dans son entier, ou à tout le moins dans une proportion suffisante pour permettre à l’examinateur d’apprécier le contexte dans lequel la marque est effectivement utilisée dans la vie des affaires, ou encore (ii) inclure la complète adresse URL des pages de sites Internet qui seraient déposées, de même que l’identification des moyens d’accès et de leur date.

VENEZUELA 

L’Office Vénézuélien a introduit de nouvelles règles dans sa pratique le 10 février dernier, au nombre desquelles un retour à la seule classification de Nice – à l’exclusion de la classification locale qui était alors en vigueur jusqu’à cette date. Un service spécial a également été créé, afin de tenter de résorber le (très) important retard accumulé dans la prise des décisions d’opposition. Ce service est en charge d’accélérer les procédures portant sur des marques publiées entre le numéro 462 du 13 février 2004 et le numéro 599 du 27 décembre 2019 de la gazette locale.
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nelly.olas@santarelli.com

Nelly Olas est Conseil en Propriété Industrielle. Avant de rejoindre le cabinet Santarelli en 2015, elle a exercé en tant qu’avocate – admise aux barreaux de Paris et de New York. Elle cumule plus de 10 ans d’expérience, et est titulaire d’un D.E.A. en droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle de l’Université Paris 2 – Assas, ainsi que d’un LL.M. en Propriété Intellectuelle de l’université Cardozo, située à New York.