Le cumul de protection est un moyen percutant dont les entreprises doivent se saisir pour protéger efficacement leur innovation marketing, stylistique et industrielle.
Pour lui donner son plein effet de synergie, il convient toutefois de tenir compte des caractéristiques et contraintes propres à chacun des moyens que le droit de la propriété intellectuelle met à leur disposition, ce qui suppose d’en maîtriser les spécificités légales mais également la disparité des pratiques territoriales. Le sujet est vaste et complexe et touche également au droit d’auteur.
L’objet n’est pas ici de l’aborder de manière exhaustive mais d’en rappeler certains fondamentaux, en particulier dans l’Union européenne.
Le cumul a en premier lieu pour objet d’optimiser la protection de la forme des produits et/ou de leur conditionnement. Dans d’autres cas, il constituera une stratégie visant notamment à assurer pleinement la protection des éléments visuels utilisés par l’entreprise dans sa communication.
Deux approches sont envisageables et cumulables : la première est le dépôt et l’enregistrement d’un dessin ou modèle. La seconde est le recours à la marque, incluant le cas échéant, la marque 3D.
Une réflexion devra être menée en amont du lancement d’une nouvelle gamme, afin de définir la stratégie de protection la mieux adaptée, en tenant compte des conditions de protection de chacun des éléments qui la composent.
Points clés à prendre en compte : marques vs dessins et modèles
Schématiquement, les éléments en prendre en considération sont les suivants :
- les marques bénéficient d’une protection potentiellement illimitée dans le temps ; elles doivent être distinctives et ne pas être exclues de l’enregistrement (signes constitués exclusivement par la forme ou une autre caractéristique imposée par la nature même du produit, ou qui donne à ce dernier une valeur substantielle). Leur portée de protection est limitée par le principe de spécialité. Au-delà d’une période post-enregistrement (5 ans dans l’UE), leur opposabilité est conditionnée par l’usage qui en est fait.
- Les dessins et modèles bénéficient d’une protection limitée dans le temps (25 ans dans l’UE). Ils protègent l’apparence du produit en l’absence de tout principe de spécialité et sans condition d’usage, sous réserve de nouveauté et de posséder un caractère individuel/propre.
Exemple pratique : une gamme de parfums / cosmétiques
Prenons l’exemple d’une gamme de parfums ou produits cosmétiques diffusée par une entreprise. Le flacon et/ou le bouchon peuvent être les mêmes pour l’ensemble de la gamme tandis que la marque verbale ou semi-figurative apposée sur l’étiquette sera différente en fonction des contenus.
La protection par modèle
Elle est a priori adaptée pour protéger les caractéristiques de l’apparence du flacon et du bouchon, séparément lorsque cela est justifié.
Ces produits doivent être nouveaux et présenter un caractère individuel ce qui suppose, notamment, qu’ils n’aient pas été divulgués au public ou que le délai de grâce post-divulgation ne soit pas expiré.
Lorsque la protection par modèle est empêchée par l’absence de nouveauté ou que le modèle est sur le point d’expirer, il pourra s’avérer utile de rechercher une protection sur le terrain de la marque 3D.
Le recours à la marque tridimensionnelle (3D)
Le recours à marque 3D supposera tout d’abord que les formes (flacons et/ou bouchons dans notre exemple) qui la constituent ne soient pas nécessaires à l’obtention d’un résultat technique ni ne donnent au produit une valeur substantielle. Par ailleurs, il est nécessaire que les formes en question soient distinctives, c’est-à-dire propres à distinguer les produits désignés (parfums ou cosmétiques) commercialisés par le titulaire de la marque de ceux d’autres entreprises.
Objections fondées sur le caractère distinctif et test des « normes et usage du secteur »
La protection sur le terrain de la marque 3D peut être refusée au motif que la forme constituant la marque ne diverge pas suffisamment des normes et usages du secteur considéré, de sorte que le public concerné ne percevra pas la forme représentée dans la marque demandée comme indiquant l’origine commerciale des produits désignés. Ainsi par exemple, la marque suivante a été partiellement refusée, notamment en ce qu’elle désignait des bijoux et produits assimilés.
MUE no. 18833400 – 28/05/2024, R 173/2024-5, SHAPE OF A BEJEWELLED EAGLE HEAD (3D) : Le signe en cause ne représente qu’une variation esthétique ou décorative par rapport aux formes des bijoux et des articles de bijouterie couramment présents sur le marché. Par conséquent, les caractéristiques de la forme en cause ne seront pas mémorisées par les consommateurs comme un signe distinctif. Par conséquent, en l’absence de tout autre élément, le public concerné ne percevra pas la forme représentée dans la marque demandée comme indiquant l’origine commerciale des produits concernés
Dans le cas précité, une manière d’anticiper une possible objection pour défaut de caractère distinctif sera de déterminer s’il est possible d’obtenir son enregistrement en démontrant que la forme qui la constitue a acquis pour les produits pour lesquels est demandé l’enregistrement, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
Le caractère distinctif acquis comme levier : illustration
La marque reproduite ci-dessous, désignant les produits « horlogerie et instruments chronométriques ; montres ; boîtiers de montres » est une parfaite illustration de la mise en œuvre de la stratégie du cumul.
Suite à la décision de refus d’enregistrement émise par L’EUIPO pour défaut de caractère distinctif, le demandeur parvient, par la démonstration faite d’un usage ancien et important, à obtenir de l’Office qu’il considère que les preuves d’usages présentées sont suffisamment convaincantes pour soutenir la conclusion d’un caractère distinctif acquis.
Pièces détachées, « clause de réparation » et intérêt de la protection par marque
Enfin, dans un contexte de libéralisation du marché des pièces de rechange, qui prend la forme d’une exception à la protection des dessins ou modèles pour les pièces de rechange utilisées dans la réparation de produits complexes (« Clause de réparation »), deux décisions méritent d’être citées.
Le Tribunal de l’UE (affaire T‑260/23 du 26 juin 2024), a considéré que la marque de l’UE reproduite ci-dessous, désignant des dispositifs d’éclairage de véhicules et autres véhicules et moyens de transport, est constituée de « phares qui diffèrent, de manière significative, des autres formes de phares présentes habituellement sur le marché concerné. Les caractéristiques qui composent les phares en cause permettent l’individualisation visuelle des modèles de phares avant et de voitures appartenant à la requérante et permettent de les distinguer des modèles de phares et de voitures provenant d’autres constructeurs. Dès lors, il convient de considérer que la marque demandée, prise dans son ensemble, est dotée du minimum de caractère distinctif requis ».
Il faut mesurer l’intérêt du cumul pour le titulaire dans le cas d’espèce susvisé. Tandis qu’une protection par dessins et modèles lui aurait conféré un droit limité dans le temps et potentiellement contraint par la « clause de réparation », celui-ci obtient un droit de marque virtuellement illimité dans le temps sur la forme de phare qui en est l’objet.
La Cour de justice de l’UE (affaire C-334/22 du 25 janvier 2024) a par ailleurs jugé que « le tiers qui, sans le consentement du constructeur de véhicules automobiles titulaire d’une marque de l’Union européenne (*), importe et propose à la vente des pièces détachées, à savoir des calandres pour ces véhicules automobiles, contenant un élément qui est conçu pour la fixation de l’emblème représentant cette marque et dont la forme est identique ou similaire à ladite marque, fait un usage d’un signe dans la vie des affaires d’une manière qui est susceptible de porter atteinte à une ou des fonctions de la même marque.
La « clause de réparation » précédemment mentionnée « ne s’oppose pas à ce que le constructeur de véhicules automobiles titulaire d’une marque de l’Union européenne interdise à un tiers l’usage d’un signe identique ou similaire à cette marque pour des pièces détachées pour ces véhicules automobiles, à savoir des calandres, lorsque ce signe consiste en la forme d’un élément de la calandre, conçu pour la fixation sur celle-ci de l’emblème représentant ladite marque, sans qu’il importe à cet égard qu’il existe ou non une possibilité technique de fixer cet emblème sur ladite calandre sans apposer ledit signe sur celle-ci ».
La « clause de réparation », qui vient limiter les droits conférés par la législation sur les dessins et modèles, ne saurait donc s’appliquer au préjudice des droits de marque que peut détenir le même titulaire. Ici encore, l’articulation et le cumul des protections fondées sur le droit des dessins et modèles et des marques produit un effet de synergie au bénéfice de ce dernier.
Conclusion
La combinaison des marques de forme, de position et de mouvement avec des dessins ou modèles dont la définition englobe désormais le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation permettent d’envisager des stratégies nouvelles pour protéger l’innovation marketing, esthétique et industrielle des entreprises.
Janvier 2026
Auteur de l’article
Jean-Baptiste Duranton
Juriste | CPI | Associé
